Неправильно оформленные права на продукт приводят к тяжелым последствиям — от споров с сотрудниками до срыва сделки или даже потери бизнеса. Юристы REVERA Ульяна Карпекина и Юлия Прокопенко рассказывают о самых частых проблемах с правами на IP (интеллектуальную собственность) и о том, как их избежать.

Читать далее

Есть 3 основные причины, по которым возникают IP-риски:

1. Неправильное/неполное оформление прав на объекты авторского права (компьютерную программу, дизайн и т.п.);
2. Отсутствие/несвоевременная регистрация прав на товарные знаки;
3. Ненадлежащая система защиты конфиденциальной информации.

1. Неправильное/неполное оформлением прав на объекты авторского права

Стандартная ситуация: компания разрабатывает программный продукт. Некоторые его части (например, код) разрабатывают сотрудники компании, а некоторые (например, дизайн приложения, персонажей игры) — фрилансеры. При этом отношения компании и с работниками, и с фрилансерами часто недостаточно регламентированы: с первыми стандартно заключается трудовой договор и должностные инструкции, со вторыми — несложные договоры, которые позволят оплатить работу фрилансера.

Совет: введите в «гигиенический минимум» отношений с сотрудниками отчёты выполнения служебных заданий. Они конкретизируют, что именно разработал сотрудник. Отчеты пишутся в произвольной форме: я, такой-то, выполнил задание X в объеме Y и подтверждаю, что все права переходят моему работодателю Z.

Неправильно оформленные права могут вылиться в разные проблемы:

а) при продаже/передаче прав
Компания не сможет совершить сделку, если у нее нет прав на часть объектов. При покупке продукта или при реализации совместных проектов  инвестор с большой долей вероятности захочет проверить чистоту прав на объекты интеллектуальной собственности. Если компания не сможет её подтвердить, последствия могут быть разными — от снижения стоимости сделки до полного отказа инвестора.

б) при защите в судебных спорах
Допустим, ваш продукт или его часть (например, персонажа игры) «украли». Чтобы выиграть спор, нужно доказать, что продукт действительно принадлежит вашей компании, и рассказать, когда он был создан.

Здесь могут работать даже простые и «нетехнологичные» способы. Например, отправить исходный код себе по традиционной почте и хранить в запечатанном конверте. Если от вас уйдёт сотрудник и перенесёт наработки в другую компанию, в суде вы сможете доказать, что создали этот код первее — указанная на конверте дата в этом поможет.

Более надежный способ — зарегистрировать исходный код в НЦИС или ФСИС. Это также поможет доказать дату приоритета.

При разработке продукта важно также, чтобы не нарушались права третьих лиц. Показательный пример, который мы приводили в статье про фото- и видеостоки — реклама средства от интимного заболевания, в которой использовалось стоковое фото испанского  журналиста. По правилам Shutterstock, использование фото в таком контексте оскорбляет и нарушает права человека, изображенного на нём.

Вопросы, которые важно задать себе, чтобы снять риск нарушения прав третьих лиц:

• Используете ли вы в своем продукте открытые лицензии или контент, который вам не принадлежит?
• Если такой контент играет ключевую роль, соблюдаете ли вы правила лицензий? Например, некоторые лицензии не позволяют использовать контент в коммерческих целях вообще или свыше определенного тиража.

Больше о том, как избежать рисков с неправильным оформлением прав — в статьях про оформление прав на интеллектуальную собственность в компании и Как оформить права на интеллектуальную собственность в Беларуси и США.

2. Несвоевременная регистрация прав на товарные знаки или её отсутствие

Пример: Компания А разрабатывает и продает ПО под названием «Х». Оно становится популярным в разных странах, и через какое-то время компания А получает претензию от конкурента В, который требует прекратить выпуск и продажу такого ПО. Причина — компания В зарегистрировала товарный знак «Х» (после того, как компания А начала продажу своего продукта) и логично запрещает другим его использовать.

Что делать, если такая ситуация уже случилась

Сложность в том, что если ПО продается через интернет на рынках разных стран, то потенциально конфликт может возникнуть в любой из них. Это происходит потому, что регистрация товарного знака привязана к конкретной территории — недобросовестный конкурент может зарегистрировать товарный знак в любой стране, и компания, которая этот знак разработала и раскрутила, не сможет продавать здесь продукт.

Такие ситуации разрешаются через законодательство о защите конкуренции.

Несколько лет назад начали появляться похожие друг на друга истории. Компания много лет работает в Беларуси, но товарный знак никогда не регистрировала. Вдруг появляется предприимчивое лицо, которое регистрирует этот знак на себя, приходит и пытается продать его законным владельцам. Истории как правило заканчиваются позитивно, но лучше не допускать их появления, чем тратить ресурсы на попытки вернуть свое через механизмы недобросовестной конкуренции, злоупотребления правом или ещё как-то.

Несколько советов, чтобы такой ситуации не возникло:

• при выборе названия продукта или бренда заранее проверьте, чтобы на территории, где планируются его продажи, не было зарегистрировано схожего товарного знака для аналогичных товаров или услуг. Иначе получится, что вы вкладываете время и деньги в развитие чужого бренда – свой с аналогичным названием вы не сможете продавать;
• если вы все проверили и убедились, что конфликта названий нет, не затягивайте с регистрацией товарного знака хотя бы в странах, которые планируются как основные площадки продажи. Иначе есть риск попасть в ситуацию, которая описана в примере выше.

Избежать большинства конфликтных ситуаций поможет регистрация товарного знака — подробно о ней в статье Товарные знаки: специфика регистрации и уступки прав.

3. Ненадлежащая система защиты конфиденциальной информации

Пример: Работник компании, которая готовит к выпуску новое ПО, информирует об этом конкурента и передаёт разработки, либо увольняется и забирает с собой ценную информацию (коды программ, базы данных, сведения о клиентах и т.п.)

С юридической точки зрения такую ситуацию сложно предотвратить. Чтобы доказать, что это сделал конкретный сотрудник, тоже нужно немало усилий. Рекомендуем принимать несколько мер сразу:

• устанавливать режим коммерческой тайны. Для этого разрабатывается и утверждается Положение о коммерческой тайне;
• заключить NDA (Non-disclosure agreement, соглашение о неразглашении) с каждым, кто имеет доступ к коммерческой тайне. Это и работники компании, и аутсорсинговые организации, и контрагенты, и потенциальные партнёры, с которыми ведутся переговоры, на которых раскрывается конфиденциальная информация.

Самая распространенная ответственность, которая прописывается за нарушение NDA — огромный штраф и/или возмещение убытков, которые компания понесла из-за разглашения. Взыскание такого штрафа зависит от того, сможет ли компания доказать, что конкретный работник/контрагент разгласил коммерческую тайну. Важна и юрисдикция, в которой NDA будет применяться: например, если коммерческая тайна передаётся компании в США, то логично предусмотреть, что все споры будут разрешаться в судах США. Такая оговорка повышает шансы реального взыскания штрафа и обеспечит исполнение такого решения без необходимости его признания в США.

Ещё один аргумент в пользу США как юрисдикции для NDA — там более богатая практика привлечения к ответственности за нарушение NDA, чем в Беларуси. Понятно, что ведение процесса в США обойдется дороже, но здесь необходимо учитывать все факты: затраты на процесс, вероятность привлечения к ответственности в разных юрисдикциях, возможность признания и приведения в исполнение решения суда по месту исполнения решения и т.п.

• разработать технические средства защиты информации и правила, которые затруднят свободное распространение информации с технической точки зрения — от разных уровней доступа до Virtual Data Room.

Также в проекте «Юрликбез айтишника» читайте:

1. Как зарегистрировать ИП и юрлицо​
2. Выбор системы налогообложения для ИТ-предпринимателей ​
3. ​Основы ведения учёта для ИП, подача деклараций, ФСЗН
4. Работа с зарубежными заказчиками, площадками, соцсетями
5. Работа с иностранными контрагентами: экспорт
6. Работа с иностранными контрагентами: импорт
7. Какие документы оформлять при найме сотрудников
8. Всё о проверках и хранении документов
9. Оформление прав на интеллектуальную собственность в компании
10. Товарные знаки: специфика регистрации и уступки прав
11. Способы оформления партнёрских отношений в хозяйственном обществе: устав
12. Способы оформления отношений в хозяйственном обществе: партнёрское и опционное соглашение
13. Как зарегистрировать корпорацию в США: пошаговая инструкция
14. Как оформить права на интеллектуальную собственность в Беларуси и США
15. Брачный договор как бизнес-документ
16. Shutterstock, iStock, Pond5, Videohive: что нужно знать, покупая на стоках

Информация в статье действительна на день публикации, 05.09.2017.
Данные будут обновляться по мере изменений в законодательстве.

Место солидарности беларусского ИТ-комьюнити

Далучайся!